Las modificaciones de la Ley 21.355 que modifica la actual Ley 19.039, más conocida como Ley Corta de INAPI, contempla una nueva acción, la de caducidad de un registro de marca por falta de uso. A continuación revisaremos algunos de sus aspectos más importantes.
¿Cuál es el efecto de la declaración de caducidad de un registro marcario?
La declaración de caducidad trae como efecto el cese de vigencia total o parcial de un registro marcario, es decir, podrá incluir la totalidad o solamente algunos de los productos y/o servicios que conforman el ámbito de protección de la marca comercial.
¿Quién puede ejercer la acción de caducidad?
La acción de caducidad podrá ejercerse por cualquier persona que mantenga un interés legítimo en obtener la declaración de caducidad de la marca comercial. La caducidad no podrá ser declarada de oficio por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
¿Cuáles son los fundamentos que sustentan la declaración de caducidad de un registro marcario?
- Si transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de uso previo dentro del territorio nacional, ya sea por parte de su titular o a través de un tercero que cuente con su consentimiento.
- Si su uso se hubiese interrumpido por el mismo periodo anteriormente señalado.
- En el caso de que su titular haya provocado o tolerado que la marca comercial se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada y en consecuencia haya perdido su capacidad distintiva.
¿Cuáles son las principales características que debe tener el uso previo?
La ley señala que el uso será suficiente en cuanto sea real y efectivo sin añadir mayores especificaciones. En base a lo anterior, nos acogemos a la interpretación que el mínimo de exigibilidad en cuanto al uso de la marca será que sea susceptible de acreditación comercial para los productos y/o servicios que distingue.
¿Sobre quién recae la carga de probar el uso real y efectivo?
Sobre el titular de la marca comercial y a partir de todos los medios que se incluyen en la Ley 19.039. En caso de que no sea posible acreditar el uso de la marca comercial, procederá la declaración de caducidad, salvo que el titular demuestro que hubo razones válidas para el cese de uso, referentes a circunstancias que surjan y que no dependan de su voluntad, tales como restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios protegidos.
¿Desde cuándo produce los efectos la declaración de caducidad?
Desde que se practique la cancelación total o parcial del registro correspondiente ordenada por sentencia firme.
¿Se encuentran en riesgo las marcas registradas con anterioridad a las modificaciones?
Respecto de los registros concedidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, el plazo para presentar la demanda de caducidad se cuenta a partir de la primera renovación ocurrida con posterioridad a esa fecha.
¿Existen otras acciones vinculadas a la caducidad de un registro comercial?
Se otorga el derecho de deducir demanda reconvencional de caducidad a quien sea demandado de nulidad o de oposición en base a una marca registrada con anterioridad, debiendo hacerlo en el escrito de contestación.
RECOMENDACIONES GENERALES
- Revisar la cartera de marcas interna para determinar aquellas marcas que eventualmente podrían verse expuestas a ser objeto de una declaración de caducidad.
- Mantener registro de uso de aquellas marcas que reportan un mayor interés para la empresa.
- Utilizar las marcas comerciales registradas acompañadas del signo ®, lo que podrá impedir que terceros aleguen que el titular ha provocado o tolerado la pérdida de capacidad distintiva.
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