Importantes cambios vienen en nuestro país en materia de Propiedad Industrial, especialmente considerando el proyecto de ley boletín N° 12.135-03 que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal, más conocido como ley corta, el cual el día 20 de abril fue aprobado por el congreso, finalizando con ello el tercer trámite constitucional, dando paso finalmente al paso de aprobación presidencial, esperando con ello se apruebe prontamente las modificaciones contenidas en la misma.
Por lo anterior, resulta relevante poner en consideración algunos de los importantes cambios que trae este proyecto ya aprobado:
- Inclusión de marcas tridimensionales y olfativas: Actualmente las únicas marcas permitidas son aquellas gráficas (denominativas, mixtas y etiquetas) y sonoras, de modo que se vendrían a incorporar como signos registrables las formas tridimensionales y los signos distintivos olfativos.
- Inclusión de patentes provisionales: Esto permitirá que incluso no contando con todos y cada uno de los requisitos que debe tener una patente, se pueda formular una patente provisional que tendrá una duración de 12 meses, bastando un documento que describa la invención de manera suficientemente clara y completa, además de un dibujo. Antes de finalizados los 12 meses se deberá solicitar la patente definitiva.
- Aumento de la protección a los dibujos y diseños industriales: Se aumenta el plazo de protección de 10 a 15 años, pudiendo incluso aquellos derechos ya concedidos previo a esta ley solicitar la ampliación de hasta 5 años adicionales, en la medida que no haya expirado.
- Procedimiento Abreviado para el certificado de depósito de dibujos y diseños industriales: La ley deja optar por un procedimiento abreviado que permite el depósito sin la necesidad de realizar un examen de fondo, aún cuando ello no permite hacer uso de todas las acciones contempladas. En este sentido, otorgaría una fecha cierta para efectos de verificar en un eventual examen sustantivo, el cumplimiento de los requisitos. El procedimiento sí contempla una oportunidad de “oposición” para que cualquiera pueda pedir el examen de fondo.
- Posibilidad de caducidad total o parcial de una marca por no uso, o por genericidio marcario: En adelante sería posible solicitar la declaración de caducidad de una marca por no haber aquella sido utilizada de forma real y efectiva dentro de 5 años desde la fecha de concesión del registro, o si dicho uso se hubiese suspendido de forma ininterrumpida por el mismo periodo; o por haber provocado o tolerado su titular que se transforme en la designación usual de un producto o servicio para el que esté registrada, de tal modo que en el curso de las operaciones comerciales y en el uso generalizado del público, la marca haya perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al cual se aplique, lo que podrá evitarse si se llevan las indicaciones de ser una marca registrada.
- Mejor regulación de los Secretos Comerciales: Se esclarecen los requisitos de un secreto comercial, incorporando adecuadamente la regulación de los ADPIC, señalando que aquella debe tener un valor comercial por ser secreta, no puede ser generalmente conocida ni fácilmente accesible, y debe haber sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.
- Resguardo de las marcas comerciales respecto de las solicitudes de indicaciones geográficas o denominaciones de origen: Esto permitirá que puedan oponerse los titulares de marcas que puedan verse afectados por una solicitud de indicación geográfica o denominación de origen, algo que actualmente no se encuentra establecido.
- Indemnización de perjuicios de hasta 2000 UTM en casos de falsificación marcaria: lo cual permite simplificar el sistema de determinación de perjuicios, tratándose de una suma única compensatoria, la que se determinará según la gravedad de la infracción.
- Penas de reclusión para casos de falsificación marcaria: La pena para el que falsifique una marca ya registrada para los mismos productos o servicios, o fabrique, introduzca en el país, tenga para comercializar o comercialice objetos que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios, con fines de lucro y para su distribución comercial, será de reclusión menor en su grado mínimo a medio. En el caso de quienes tengan para comercializar o comercialice directamente al público productos o servicios que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo.
- Rebaja de los aranceles para la fase nacional chilena: En las solicitudes respecto de las cuales el Instituto hubiere emitido informe de búsqueda internacional y opinión escrita actuando como Administración Encargada de la Búsqueda Internacional o evacuado informe de examen preliminar internacional como Administración Encargada del Examen Preliminar Internacional, el solicitante podrá acompañar, conjuntamente con la presentación de la solicitud en fase nacional, un escrito en el que conteste las observaciones formuladas en estos informes y opinión escrita, los cuales deberán ser considerados para los efectos de su examen, en cuyo caso sólo deberá acreditar el pago del 50% del arancel pericial.
- Flexibilidad en el pago de impuestos de patentes: A requerimiento del solicitante, el Instituto podrá otorgar fecha de presentación a una solicitud aún cuando no se haya acreditado el pago previsto, incluso cuando no se le dará sino hasta el pago de las tasas correspondientes. Asimismo, se incorporan nuevas modalidades para el pago de los siguientes periodos de tiempo, permitiendo pagos anuales e iguales.
- Notificaciones electrónicas para procedimientos más rápidos: Las notificaciones que antes eran por carta certificada serán por el medio electrónico definido por el solicitante en el expediente, o de no ser posible, por el estado diario.
- Posibilidad de actos que no se extiendan los derechos de patentes a actos no comerciales: El derecho conferido por la patente no se extenderá a los actos realizados privadamente y sin motivos comerciales, a los actos realizados por motivos exclusivamente experimentales relativos al objeto de la invención patentada, a la preparación de medicamentos bajo prescripción médica para casos individuales, entre otros casos. Además, la patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen, produzcan o utilicen la materia protegida por una patente con el único objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico, químico-agrícola u otro, aún cuando aquello no lo faculta para que dichos productos sean comercializados sin autorización del titular de la patente.
- Modificación de las marcas de establecimiento comercial y establecimiento industrial: Aquellas se transformarán en marcas de clase 35 y 40 respectivamente, frente a lo cual habrá una acción de limitación territorial si, como resultado de esta ampliación territorial, se superponen marcas iguales o confundiblemente similares para servicios de compra y venta de productos idénticos o relacionados dentro de la misma clase, cualquiera de los titulares podrá demandar ante el Instituto, conforme al procedimiento de nulidad.
- Disminución de tiempos para requerir la protección suplementaria de patentes: En adelante deberá solicitarse la protección suplementaria dentro de los 60 días de otorgada la patente, y no dentro de los seis meses que se disponía anteriormente. Del mismo modo, el pago una vez concedida la protección suplementaria, deberá ser enterado dentro de los 30 días siguientes, no 60 días como se contaba con anterioridad.
- Se extiende el derecho de restauración de prioridad de patentes para casos no PCT: Se reconoce de manera más amplia la posibilidad de que el solicitante pueda requerir la restauración del derecho de prioridad, dando para ello dos meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de prioridad.
- Definición del órgano competente para las acciones de paternidad (titularidad): En los casos en que quien haya obtenido la patente no tuviere derecho, el legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicios. Esta acción podrá ejercerse durante toda la vigencia del registro, ante el juez de letras en lo civil, bajo el procedimiento sumario (abreviado).
- Cambio del órgano competente para resolver las controversias de las invenciones de servicio: En adelante deberán ser los tribunales de justicia ordinaria, por medio de un procedimiento sumario (abreviado), y no el Honorable Tribunal de Propiedad Industrial.
Finalizando, es importante destacar que la norma tiene por objetivo contribuir a mejorar y hacer más eficiente el ambiente para el aumento de la inversión y la productividad, mediante el fomento de la innovación y el emprendimiento, reduciendo con ello los tiempos de tramitación de los procedimientos para constituir los derechos y aumentar la certeza jurídica del sistema de propiedad industrial.
Es importante mencionar que esta norma entrará en vigor una vez se encuentre publicado el reglamento de la misma, que deberá dictarse dentro de los siguientes seis meses luego de que se publique la ley.
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Eugenio Gormáz | Socio | egormaz@az.local
Andrea Céspedes | Asociada | acespedes@az.local
